Hemos tomado en consideración para la instrumentación del presente artículo: (I) Ley 20-00 de Propiedad Industrial; II) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Proceso 130-IP-2012; III) Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Proceso 49-IP-99; y IV) Derecho de Marcas, Buenos Aires, Argentina. Otamendi, Jorge. 2003.
De manera expositiva, dividiremos este artículo en las siguientes secciones: I) Análisis de la Ley y de Normas aplicables al tema en cuestión; II) Sanciones;
I) Análisis de la Ley y de Normas aplicables al tema en cuestión.
Refiriéndonos a lo que establece la Ley 20-00 de Propiedad Industrial, podemos definir el concepto de Marca de la siguiente manera: Cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apta para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas. En tal virtud, podemos decir que el objeto o función principal de una Marca es distinguir un producto de otro o un servicio de otro; es decir, que una marca es el signo que distingue los productos o servicios de una empresa en el mercado consumidor.
La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, prohíbe el registro de una marca que sea idéntica o se asemeje a la de un tercero, con el propósito de evitar confusión en el público consumidor. Podemos ver que en su artículo 74 Letras a) y d) se refiere al respecto:
“Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se consideran, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: a) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro en los términos del Art. 75 y siguientes, por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue; y d) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo que sea notoriamente conocido en el país por el sector pertinente del público, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario;
De igual forma establece en su artículo 86, lo siguiente: “Derechos conferidos por el registro. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice alguno de los siguientes actos: e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para los mismos productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando el uso de tal signo respecto a esos productos o servicios pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro;”.
El autor Jorge Otamendi, en su Obra sobre Derecho de Marcas, nos ilustra con una excelente explicación refiriéndose a la similitud confusionista o riesgo de confusión, en la cual expone: son una serie de reglas que aportan pautas y permiten determinar la confusión existente entre dos signos similares y que en consecuencia pueden llevar al público consumidor al error, engaño o a un estado de incertidumbre.
También, trata sobre las Marcas engañosas o la Confusión indirecta. Explica que existen signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. En los casos de marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas.
a) Similitud visual o Similitud gráfica, es aquella que se da por la semejanza de las letras, palabras, frases, dibujos que se percibe entre los signos al compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, combinación de colores, trazos parecidos etc.
Jorge Otamendi indica que este tipo de similitud “obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo” . La comparación visual juega un papel importante en relación con las marcas denominativas, en virtud de que se protege la palabra en sí.
b) Similitud ideológica: Se da cuando el público consumidor percibe en los signos en pugna un contenido semántico idéntico o similar. Conforme lo define Otamendi, la confusión ideológica “deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” . Este tipo de similitud se puede observar en los siguientes casos : a) Cuando dos palabras se refieren al mismo término semántico o a variaciones del mismo.
Cabe destacar, que en materia de confusión la doctrina y la jurisprudencia han distinguido dos tipos: (i) la confusión directa, la más común, que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro; y, (ii) la confusión indirecta que se da cuando el consumidor cree que el producto adquirido tiene un origen o fabricante determinado o diferente al que realmente lo fabricó .
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha puesto de relieve, respecto de este tipo de confusión, lo siguiente:
“…para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca, se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta. Por la primera se induce al consumidor desprevenido a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado”.
En virtud de las prohibiciones contenidas en el artículo 74 de la Ley, en la práctica, las pautas o reglas enmarcadas en ella nos ayudan a percibir la similitud confusionista entre dos signos en los siguientes escenarios:
– La defensa a una objeción presentada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), durante la examinación de fondo, por considerar que una solicitud de registro podría causar confusión con un registro previo.
– La interposición de un Recurso de Oposición, por aquel que entiende se vería afectado con la concesión de alguna marca que considere idéntica o similar a la suya. Asimismo, la defensa ante una oposición, alegando que no se constituyen los elementos que dan lugar al riesgo de confusión.
– La interposición de un Acción en Nulidad, donde la similitud confusionista ayudaría a comprobar la afectación de la vigencia de un registro otorgado en contravención al artículo 74. Y del mismo modo, la defensa ante una nulidad, bajo el entendido de que no se reúnen las pautas que determinan la confusión en el público consumidor.
II) Sanciones aplicables:
La mala práctica de utilizar una Marca no registrada o que perdió sus derechos, parecida o semejante a otra que está registrada, conlleva a sanciones y es considerada una infracción castigable, conforme a lo que establecen los artículos 166 Letra e) y 168 numeral 1) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; a saber:
“Art. 166.- De las sanciones. e) Continúe usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada o después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón sea definitiva;”
“Art. 168.- Acción civil por infracción. 1) El titular de un derecho protegido en virtud de la presente ley, podrá entablar acción civil ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja ese derecho.
También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción.”
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