La mala fe en materia de propiedad industrial, se la puede ubicar como una prohibición relativa para obtener el registro de una marca, es decir, cuando una persona actúa de “mala fe” para obtener un registro el tercero afectado puede presentar acciones en contra del registro de mala fe y buscar que ese registro sea declarado nulo.
Estos son algunos indicios generales aceptados por la doctrina para hablar de “mala fe” en propiedad industrial:
- Se sabe que un tercero está usando ya un signo idéntico o similar.
- El signo que se pretende registrar ya ha adquirido cierto renombre.
- Se trata de impedir que un tercero continúe utilizando el signo.
- No se tiene la intención de usar el signo que se está registrando.
- Se realiza el registro para impedir que la competencia lo comercialice.
- No hay lógica comercial en la presentación de la solicitud de registro.
Parece entonces que la “mala fe” debe deducirse mediante el análisis de las circunstancias y de comportamiento o conducta del solicitante al pedir la marca. La casuística de que existan solicitudes de registro fraudulento es muy amplia, y pueden ir desde el del socio, distribuidor o el licenciatario que registra la marca de la sociedad hasta el trabajador, ex trabajador o un competidor que registra la marca de la empresa.
En adición a lo anterior es preciso indicar que respecto a la figura de la mala fe se han trazado algunas pautas de cierta generalidad sobre la determinación de una intención cuestionable por parte de un solicitante o titular, en este sentido la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) plantea que “a los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe. En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos: si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente”.
Nuestra Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial definió como desleal “todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. En el comercio, un acto de mala fe es contrario a los usos honestos y por tanto, constituye un acto de competencia desleal.
En República Dominicana no existe una disposición específica que declare el impedimento de registro de una marca obtenida de mala fe. Sin embargo, como veremos, un conjunto de disposiciones conllevan necesariamente ese resultado. Si partimos del artículo 1116 del Código Civil, el dolo es causa de nulidad cuando los medios puestos en práctica por uno de los contratantes son tales que quede evidenciado que sin ellos no hubiese contratado la otra parte.
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